Les premiers signes d’un dialogue entre la Juridiction unifiée du brevet et la Cour de justice de l’Union européenne : l’ordonnance de renvoi préjudiciel dans l’affaire Dreame International
Prove di dialogo tra il Tribunale unificato dei brevetti e la Corte di giustizia: l’ordinanza di rinvio nel caso Dreame International
Towards a Dialogue between the Unified Patent Court and the Court of Justice of the European Union: The Reference for Preliminary Ruling in Dreame International
L’ordinanza con la quale, il 6 marzo 2026, la Corte d’appello del Tribunale unificato dei brevetti (TUB) ha proposto un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia costituisce la prima prova di dialogo tra le due giurisdizioni e riveste interesse innanzitutto per la peculiare posizione del TUB rispetto al sistema giurisdizionale dell’Unione1.
Come è noto, l’accordo istitutivo ha dato vita a un innovativo modello giurisdizionale fondato sul riconoscimento del TUB come un organo giurisdizionale comune agli Stati membri contraenti2. Esso è dunque chiamato, alla stregua dei giudici nazionali, ad applicare il diritto dell’Unione «nella sua integralità» e a rispettarne il primato sia sul diritto interno sia sull’accordo stesso (art. 20 dell’accordo). La qualificazione del Tribunale come organo giurisdizionale comune agli Stati membri contraenti si ispira al modello della Corte di giustizia del Benelux, che la Corte di giustizia aveva equiparato ai giudici nazionali quanto alla facoltà di avvalersi del meccanismo del rinvio pregiudiziale3. L’applicabilità dell’art. 267 TFUE è pertanto richiamata sia dall’art. 21 dell’accordo TUB sia dall’art. 38 dello statuto del Tribunale. Quanto alle questioni di interpretazione, il rinvio è quindi obbligatorio, ai sensi dell’art. 267, terzo comma, TFUE, se il procedimento è pendente in ultima istanza – nel caso del TUB, ciò si verifica tipicamente nei procedimenti pendenti dinanzi alla Corte d’appello – a meno che ricorra una delle eccezioni individuate dalla giurisprudenza4. Nelle ipotesi di rinvio di validità, all’obbligo di rinvio sono invece soggetti anche gli organi giurisdizionali che non decidono in ultima istanza, in presenza di un dubbio sulla validità di un atto di diritto derivato dell’Unione, ai sensi della giurisprudenza Foto-Frost5.
La peculiare costruzione del TUB come giudice specializzato, ma integrato nel sistema giurisdizionale dell’Unione6, riflette una soluzione di compromesso tra le istanze di autonomia espresse dalla comunità brevettuale e l’esigenza di rispettare le condizioni derivante dal parere 1/09, nel quale la Corte di giustizia aveva dichiarato incompatibile con i trattati europei un progetto di accordo volto all’istituzione di una corte internazionale con la partecipazione di Stati terzi7. In questo contesto, come è stato osservato in uno dei primi commenti all’ordinanza in esame, la decisione di rinviare o di non rinviare assume un significato politico8, sia a causa del sacrificio che la proposizione del rinvio comporta – specie in fase cautelare – per la celere conclusione del procedimento, sia soprattutto perché indice del modo in cui il TUB intende il proprio ruolo all’interno del sistema giurisdizionale dell’Unione. Il successo del “modello TUB” si fonda infatti sul presupposto che una giurisdizione ad hoc formata da giudici specializzati operi con maggiore efficienza delle corti ordinarie, sia per quanto riguarda la qualità delle decisioni sia in relazione alla durata dei procedimenti. Ebbene, le divisioni locali e regionali hanno finora evitato di proporre rinvii pregiudiziali, lasciando questo compito alla Corte d’appello9. Se da un lato ciò consente la celere definizione dei ricorsi, fare della Corte d’appello, di fatto, l’unico interlocutore della Corte di giustizia può rallentare l’adeguamento della giurisprudenza del Tribunale al diritto dell’Unione10.
L’ordinanza in commento è peraltro esemplificativa delle tipologie di problemi interpretativi di norme dell’Unione che possono più facilmente sorgere dinanzi al TUB. La maggior parte delle questioni pregiudiziali verte sulla giurisdizione del Tribunale, che è disciplinata dal regolamento Bruxelles I bis11. Già in diversi casi divisioni del TUB si sono pronunciate sull’interpretazione delle rilevanti disposizioni del regolamento, riconoscendosi competenti sia in relazione a condotte poste in essere in Stati terzi da convenuti domiciliati in uno Stato contraente all’accordo TUB12 sia in relazione a domande proposte nei confronti di convenuti domiciliati in Stati terzi13. Nelle pronunce più recenti, l’estensione della competenza del TUB oltre il territorio degli Stati contraenti è stata giustificata, in particolare, mediante il riferimento alla sentenza della Corte di giustizia nel caso BSH Hausgeräte, che ha riconosciuto la giurisdizione delle corti dello Stato membro di domicilio del convenuto per le azioni di contraffazione di brevetti registrati in Stati terzi, anche nell’ipotesi in cui il convenuto eccepisca l’invalidità del brevetto14.
L’ultima questione pregiudiziale riguarda invece l’interpretazione di una disposizione della direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (c.d. direttiva enforcement)15, circostanza che mostra come dubbi interpretativi possano riguardare anche disposizioni facenti parte dell’acquis dell’Unione in materia di tutela dei diritti di proprietà intellettuale, sebbene estranee al pacchetto normativo sul brevetto europeo con effetto unitario16.
Il rinvio ha origine da una azione proposta da Dyson Technology Ltd., società con sede nel Regno Unito, nei confronti di quattro convenuti: Dreame International Ltd., società con sede a Hong Kong che fabbrica e commercializza prodotti asseritamente in contraffazione di un brevetto europeo detenuto da Dyson, il distributore tedesco Teqphone GmbH, la controllata svedese del gruppo Dreame e la società tedesca Eurep GmbH, la quale opera come rappresentante autorizzato nell’Unione europea di Dreame International in applicazione della legislazione europea sulla sicurezza dei prodotti.
In prima istanza, la divisione locale di Amburgo del TUB ha in larga parte accolto la domanda cautelare proposta dalla società attrice, ingiungendo alle società convenute di cessare la fabbricazione, commercializzazione e importazione dei prodotti controversi nel territorio degli Stati parte all’accordo TUB17. La divisione locale ha peraltro ritenuto di avere giurisdizione anche in relazione alla porzione spagnola del brevetto europeo, nonostante la Spagna non sia parte all’accordo TUB. La giurisdizione di prima istanza si è inoltre dichiarata competente ad adottare misure cautelari nei confronti di Eurep, in quanto, non potendo una impresa stabilita in uno Stato terzo immettere sul mercato europeo prodotti elettronici in assenza di un rappresentante autorizzato nell’Unione, quest’ultimo, in quanto parte indispensabile dello schema di distribuzione, potrebbe essere individuato come anchor defendant per radicare la giurisdizione dinanzi al Tribunale.
In sede di impugnazione del provvedimento cautelare, la Corte d’appello ha ritenuto che la causa sollevasse alcune questioni di interpretazione del regolamento Bruxelles I bis e della direttiva enforcement. Con una prima ordinanza, la Corte d’appello ha confermato i provvedimenti ingiuntivi nei confronti di tre dei quattro convenuti, nella misura in cui si riferiscono alle porzioni nazionali del brevetto in vigore negli Stati parte all’accordo TUB18. Con riguardo all’azione proposta nei confronti di Eurep, nonché nei confronti di Dreame International in relazione al territorio spagnolo, il procedimento è invece stato sospeso e la Corte d’appello ha sollevato quattro questioni pregiudiziali.
Il primo quesito verte sull’interpretazione dell’art. 8, n. 1, in combinato disposto con l’art. 71 ter, n. 2, del regolamento Bruxelles I bis. L’art. 8, n. 1 del regolamento stabilisce che una persona domiciliata in uno Stato membro possa essere convenuta in giudizio, in caso di pluralità di convenuti, nel luogo di domicilio di uno di essi, «sempre che tra le domande esista un collegamento così stretto da rendere opportuna una trattazione unica e una decisione unica onde evitare il rischio di giungere a decisioni incompatibili derivanti da una trattazione separata». In relazione alla giurisdizione del TUB, l’art. 71 ter, n. 2 estende l’applicazione delle disposizioni di cui al capo II del regolamento – tra le quali l’art. 8 – ai convenuti domiciliati in Stati terzi.
Si pone pertanto il problema di determinare se la trattazione separata dei procedimenti comporti il rischio di decisioni incompatibili in un caso come quello oggetto del procedimento principale. Nella sentenza Solvay, la Corte di giustizia aveva riconosciuto che azioni di contraffazione proposte separatamente in diversi Stati membri riguardo alla stessa parte nazionale di un brevetto europeo, quale in vigore in un altro Stato membro, e relative al medesimo prodotto, avrebbero potuto condurre a decisioni incompatibili19. Con la prima questione pregiudiziale sollevata dall’ordinanza in commento, la Corte d’appello del TUB ha chiesto alla Corte di chiarire se tale conclusione sia applicabile anche allo scenario nel quale l’impresa stabilita in uno Stato membro che funge da anchor defendant abbia agito come mero intermediario, facilitando la contraffazione del brevetto. Secondo l’ordinanza di rinvio, da un lato questa soluzione sarebbe plausibile, perché un giudice potrebbe stabilire che il convenuto stabilito in uno Stato terzo non ha contraffatto il brevetto, mentre un altro giudice potrebbe giungere alla conclusione opposta e ritenere che l’intermediario abbia concorso alla contraffazione. Dall’altro lato, la Corte d’appello dubita sia soddisfatto il requisito secondo cui, per poter dar luogo a decisioni incompatibili, i procedimenti dovrebbero essere relativi alla stessa situazione di fatto e di diritto, come richiede la giurisprudenza della Corte di giustizia20.
In alternativa, la Corte d’appello del TUB si interroga se la competenza a disporre misure provvisorie possa derivare dall’ultima frase dell’art. 71 ter, n. 2, del regolamento Bruxelles I bis, che permette alle autorità giurisdizionali comuni a più Stati membri di emettere provvedimenti provvisori o cautelari anche qualora competente a conoscere del merito della controversia sia un giudice di uno Stato terzo. Il giudice del rinvio ritiene, correttamente, che la competenza a emettere misure provvisorie presupponga un effettivo nesso di collegamento tra l’oggetto dei provvedimenti richiesti e la competenza territoriale del foro, come la Corte di giustizia ha da tempo riconosciuto in relazione all’art. 35 del regolamento21. La seconda questione pregiudiziale ha per oggetto l’esistenza di un collegamento siffatto qualora il convenuto sia stabilito in uno Stato terzo e abbia asseritamente contraffatto un brevetto in vigore sia in Stati membri parte all’accordo TUB sia in uno Stato membro che non è parte a tale accordo (la Spagna), offrendo il medesimo prodotto in tali Stati membri attraverso siti web identici tranne che per la lingua. La terza questione pregiudiziale, che è ancillare alla seconda, chiede se sia rilevante, al fine di rispondere a tale quesito, la circostanza che l’impresa stabilita in uno Stato terzo si sia avvalsa, per commettere l’infrazione, dei servizi di una impresa stabilita in uno Stato membro (quale è Eurep nel caso di specie).
L’ultima questione pregiudiziale attiene all’interpretazione della nozione di intermediario ai sensi dell’art. 9, par. 1, lett. a), della direttiva 2004/48. Questa disposizione impone agli Stati membri di assicurare che le competenti autorità giurisdizionali possano adottare provvedimenti ingiuntivi, oltre che nei confronti dei presunti autori di violazioni di diritti di proprietà intellettuale, avverso gli intermediari i cui servizi siano stati utilizzati per commettere una violazione. La Corte d’appello del TUB domanda ora alla Corte di giustizia di chiarire se rientri in tale nozione di intermediario l’impresa che operi come «rappresentante autorizzato» dell’asserito contraffattore ai sensi della legislazione europea sulla sicurezza dei prodotti. Nei regolamenti (UE) 2023/98822 e 2019/102023, per rappresentante autorizzato si intende la persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che agisce per conto di un fabbricante stabilito in uno Stato terzo in relazione all’adempimento di determinati obblighi imposti dalla legislazione armonizzata, tra i quali rientrano, ad esempio, la conservazione della documentazione tecnica, la cooperazione con le autorità di vigilanza del mercato e l’assunzione di obblighi di conformità24.
Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, per accertare se il terzo assuma la qualifica di intermediario ai sensi della direttiva enforcement «occorre dimostrare che egli fornisce un servizio idoneo ad essere utilizzato da una o più altre persone per violare uno o più diritti di proprietà intellettuale, senza che sia necessario che egli intrattenga un particolare rapporto con questa o queste persone»25. Malgrado questa definizione ampia non consenta di escludere a priori dalla nozione di intermediario il rappresentante autorizzato ai sensi della legislazione sulla sicurezza dei prodotti, è evidente che le funzioni di tale soggetto sono assai diverse da quelle degli operatori che la giurisprudenza ha riconosciuto come intermediari, quali i fornitori di servizi di telecomunicazioni26 o i gestori di spazi commerciali27. Resta pertanto da verificare se la Corte di giustizia arriverà a estendere la nozione di intermediario anche a una situazione nella quale il nesso con la violazione dei diritti di proprietà intellettuale dell’attore appare più tenue, con importanti ricadute sugli oneri di vigilanza del rappresentante autorizzato.
Merita infine di essere segnalata anche una ulteriore ordinanza della Corte d’appello del TUB, emessa una settimana dopo l’ordinanza nel caso Dreame International, che ha risolto alcune questioni relative alla competenza internazionale del TUB senza operare un rinvio pregiudiziale28. Essa mostra come la Corte d’appello, al pari delle divisioni locali, ritenga che nella citata sentenza BSH Hausgeräte la Corte di giustizia abbia fornito indicazioni sufficientemente chiare per definire la portata della competenza internazionale del Tribunale nelle azioni di contraffazione, senza dunque necessità di rivolgersi alla Corte di giustizia.
1 Ordinanza del 6 marzo 2026, causa C-196/26, Dreame International, UPC CoA 789/2025, 813/2025, disponibile in https://www.unifiedpatentcourt.org/sites/default/files/files/api_order/Injunction%20order%20Dyson%20-%20Dreame_0.pdf.
2 Accordo su un Tribunale unificato dei brevetti, in GUUE, C 175 del 20 giugno 2013. L’accordo è stato finora ratificato da 18 Stati membri: v. European Patent Office, Status of Ratification Procedures, disponibile in https://epn.epo.org/sites/default/files/2026-06/status.of_.ratification.procedures_june2026.pdf.
3 Corte giust., 4 novembre 1997, causa C-337/95, Parfums Christian Dior c. Evora, punti 20-21.
4 Corte giust., 6 ottobre 1982, causa 238/81, CILFIT; 6 ottobre 2021, causa C-561/19, Consorzio Italian Management e Catania Multiservizi.
5 Corte giust., 22 ottobre 1987, causa 314/85, Foto-Frost c. Hauptzollamt Lübeck-Ost.
6 Sull’originalità del modello v., per tutti, J. Alberti, New developments in the EU system of judicial protection: the creation of the Unified Patent Court and its future relations with the CJEU, in Maastricht Journal of European and Comparative Law, 2017, p. 6 ss.
7 Corte giust., 8 marzo 2011, parere 1/09 (Accord sur la création d’un système unifié de règlement des litiges en matière de brevets).
8 T. Müller-Stoy, M. Kobler, To refer or not to refer – Das erste Vorabentscheidungsersuchen des EPG an den EuGH, in GRUR, 2026, p. 782.
9 In un caso, la divisione locale di Parigi ha rigettato l’istanza con cui una parte aveva sollecitato la proposizione di un rinvio pregiudiziale, ritenendo che non vi fosse un reale dubbio interpretativo: ordinanza del 1° marzo 2024, Novawell c. C-Kore Systems, UPC CFI 397/2023, disponibile in https://www.unifiedpatentcourt.org/sites/default/files/files/api_order/5B0DEFA398B2CC38EA08D459D02A6D48_en.pdf.
10 V. M. Stierle, The Rise of the Unified Patent Court: A New Era, in IIC, 2023, p. 633.
11 Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (rifusione), in GUUE, L 351 del 20 dicembre 2012. L’art. 31 dell’accordo istitutivo stabilisce che «[l]competenza internazionale del tribunale è stabilita conformemente al regolamento (UE) n. 1215/2012 o, ove applicabile, in base alla convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (convenzione di Lugano)».
12 V. l’ordinanza della divisione locale di Parigi del 21 marzo 2025, IMC Créations c. Mul-T-Lock France, UPC CFI 702/2024, disponibile in https://www.unifiedpatentcourt.org/sites/default/files/files/api_order/1FE75BEBA1EA7637E166B747B0B7C638_fr.pdf, punti 20-21, e la decisione della divisione locale di Milano del 21 aprile 2026, Dainese c. Alpinestars e a., UPC CFI 472/2024. 792/2024, 831/2024, 182/2025, disponibile in https://www.unifiedpatentcourt.org/sites/default/files/upc_documents/2026-04-21%20LDMilan%20UPC_CFI_472-2024%20DEC_Anonim-12.pdf.
13 Oltre al provvedimento emesso in prima istanza dalla divisione locale di Amburgo nel caso da cui origina l’ordinanza in commento (ordinanza del 14 agosto 2025, Dyson c. Dreame International e a., UPC CFI 387/2025, disponibile in https://www.unifiedpatentcourt.org/sites/default/files/files/api_order/20368_2025%20Decision%20final%2014082025_signed%20all.pdf), si veda la decisione della divisione locale di Düsseldorf del 28 gennaio 2025, Fujifilm c. Kodak, UPC CFI 355/2023, disponibile in https://www.unifiedpatentcourt.org/sites/default/files/files/api_order/CC5DDB59B23C4060B18ADA327BFB5640_en.pdf.
14 Corte giust., 25 febbraio 2025, causa C-339/22, BSH Hausgeräte, punto 41.
15 Direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, in GUCE, L 157 del 30 aprile 2004.
16 In questo senso, v. H. Ullrich, The Unified Patent Court, in Yearbook of European Law, 2024, pp. 159-160.
17 Ordinanza del 14 agosto 2025, Dyson c. Dreame International e a., cit.
18 Ordinanza della Corte d’appello del TUB, 6 marzo 2026, Dyson c. Dreame International e a., UPC CoA 789/2025, UPC CoA 813/2025, disponibile in https://www.unifiedpatentcourt.org/sites/default/files/files/api_order/Injunction%20order%20Dyson%20-%20Dreame_0.pdf.
19 Corte giust., 12 luglio 2012, causa C-616/10, Solvay, punto 30.
20 Corte giust., 13 luglio 2006, causa C-539/03, Roche Nederland e a., punto 40; Solvay, cit., punto 24.
21 Corte giust., 17 novembre 1998, causa C-391/95, Van Uden, punto 40.
22 Regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativo alla sicurezza generale dei prodotti, che modifica il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 87/357/CEE del Consiglio, in GUUE, L 135 del 23 maggio 2023.
23 Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011, in GUUE, L 169 del 25 giugno 2019.
24 V. la definizione contenuta nell’art. 3, n. 12), del regolamento (UE) 2019/1020, cit., e nell’art. 3, n. 9), del regolamento (UE) 2023/988, cit.
25 Corte giust., 7 giugno 2016, causa C-494/15, Tommy Hilfiger Licensing e a., punto 23.
26 Corte giust., 27 marzo 2014, causa C-314/12, UPC Telekabel Wien, punto 32.
27 Corte giust., Tommy Hilfiger Licensing e a., cit., punto 28.
28 Ordinanza del 13 marzo 2026, Adobe c. Keeex, UPC CoA 922/2025, 923/2025, 924/2025, 925/2025, disponibile in https://www.unifiedpatentcourt.org/sites/default/files/files/api_order/922-2026%20Adobe%20ea%20Final%20Order%20en-GB.pdf.
